In het artikel van vorige week heeft u meer achtergrondinformatie kunnen lezen over een octrooiaanvraag. Naast het beschermen van een uitvinding door de vestiging van een octrooi is het soms ook mogelijk om een merkenrecht te vestigen. In het eerste artikel over het merkenrecht werd besproken dat er een aantal weigeringsgronden is die ervoor zorgen dat niet alle tekens als merk ingeschreven kunnen worden. In dit artikel behandel ik de vraag waarom het inschrijven van een uitvinding als merkenrecht interessant kan zijn. Ook zal worden ingegaan op de uitleg van de meest bekende weigeringsgrond uit het merkenrecht.

De eerste vraag die we ons moeten stellen is waarom het inschrijven van een uitvinding als merkenrecht interessant kan zijn en soms zelfs interessanter dan een octrooiaanvraag. Het grote nadeel van een octrooiaanvraag is de termijn van het octrooi: wanneer deze eenmaal is verlopen, kan hij niet meer worden verlengd. Een mogelijkheid is dan om een zogeheten driedimensionaal merkenrecht te vestigen, dat in beginsel dezelfde bescherming biedt. Het voordeel evenwel van een merkenrecht is dat de beschermingstermijn kan worden verlengd, in sommige gevallen zelfs zo lang dat het monopolie van de merkhouder eeuwig kan voortduren. Omdat er verschillende situaties zijn waarin dit een groot nadeel voor de maatschappij oplevert, is er een aantal weigeringsgronden voor de vestiging van een merkenrecht bedacht. Als het merkenrecht ondanks de weigeringsgronden wel is toegekend, kan het worden nietigverklaard. Dit houdt in dat het met terugwerkende kracht nooit heeft bestaan.

De maatschappij kan nadelen ondervinden van een eeuwig voortdurend monopolie van de merkhouder. Zoals in het eerste artikel over het merkenrecht al aan de orde kwam, is het doel van het merkenrecht dat verschillende organisaties zich van elkaar kunnen onderscheiden. Voor dit onderscheidende vermogen is het noodzakelijk dat de tekens, die een onderneming gebruikt om zich te onderscheiden, niet door een andere organisatie mogen worden gebruikt, met inbegrip van beeltenissen die te sterk op de tekens van een andere onderneming lijken. Aangezien de bepaling die omschrijft welke tekens als merk kunnen worden vastgelegd zeer breed is, is het ook mogelijk om de vormen van bepaalde producten als merk te registeren. Het nadeel voor de maatschappij is dan echter dat de betreffende organisatie voor eeuwig een monopolie op de verkoop van het beschermde product kan houden. Dit verhoedt normale concurrentie, waardoor de prijs van het product kunstmatig hoog gehouden kan worden. Hierdoor zal de organisatie die het product verkoopt meer winst maken en is het voor andere organisaties niet mogelijk om soortgelijke producten te ontwikkelen. Het bekendste voorbeeld van een organisatie die een dergelijke actie heeft geprobeerd uit te voeren is LEGO. Toen het octrooirecht van LEGO afliep, heeft het bedrijf geprobeerd om het monopolie te behouden door de vorm van de steentjes als merkrecht te deponeren. Dit is echter niet gelukt, omdat de vorm van de steentjes alleen bestond uit kenmerken die essentieel zijn voor het gebruik van de steentjes. Omdat dergelijke pogingen niet wenselijk worden geacht voor de Europese markt, heeft de Europese wetgever weigeringsgronden bedacht.

In een zaak die op 18 september 2014 bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) kwam – meer informatie over wat het HvJ is, kunt u lezen in het artikel over de Europese rechtelijke instanties – is uitgelegd hoe de belangrijkste weigeringsgrond uit het merkenrecht moet worden uitgelegd. In deze zaak ging het om het feit dat de verkopers van de Tripp Trapp kinderstoel de vorm van deze stoel hebben beschermd met een merkenrecht. Nu zegt één van de weigeringsgronden uit het merkenrecht dat het niet is toegestaan een merkenrecht te vestigen op een driedimensionaal teken als dit teken uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Deze drie weigeringsgronden zijn allemaal met hetzelfde doel bedacht en komen daarom samen aan bod. Ze moeten echter wel afzonderlijk van elkaar worden bekeken en kunnen niet worden gecombineerd.

Het HvJ is van mening dat de weigeringsgrond moet worden uitgelegd als dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij een of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Een van de beoordelingselementen hierbij is de waarneming van het publiek. Andere beoordelingselementen zijn bijvoorbeeld de aard van de onderzochte warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met concurrerende goederen met soortgelijke kenmerken, en de ontwikkeling door de producent van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.

Het HvJ heeft geen uitspraak gedaan over de vraag hoe deze elementen in deze zaak beoordeeld moeten worden. Dit is aan de rechter die de prejudiciële vragen heeft gesteld, in dit geval onze Hoge Raad (voor uitleg over dit orgaan, lees het artikel over de Nederlandse rechterlijke instanties). In de stoel zijn echter weinig elementen te vinden die de vestiging van het merkenrecht rechtvaardigen. Eigenlijk had het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom dit merkenrecht niet mogen toekennen. Men heeft de verkopers van deze stoel een eeuwig monopolie gegeven op een verstelbare kinderstoel die op weinig andere manieren gemaakt kan worden. Daarom is dit merkenrecht niet wenselijk voor de maatschappij en om dit soort gevallen te voorkomen zijn deze weigeringsgronden bedacht.

Lees ook de andere artikelen van mr. Sophia Sipkens.